Enunciado: Inicialmente, relevante ponderar que a proteção jurídica que se dá ao trade dress decorre da necessidade de se combater a utilização indevida de elementos e caracteres que, adstritos a marca, personalizam e distinguem produtos e serviços ofertados no mercado, a exemplo de embalagens, cores, designs, desenhos, decorações, dentre outros - os quais, por vezes, não integram o registro dessa marca, mas possuem alto poder de influência na liberdade volitiva dos consumidores. E a finalidade precípua de tal amparo legal é coibir confusão e má associação por parte do público consumidor, garantindo, por outro lado, o exercício da livre concorrência. O art. 124, em seu inciso VIII, da Lei de Propriedade Industrial dispõe que não são passíveis de registro de marca: cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. E o inciso XIX da referida norma, estabelece que também não são passíveis de registro de marca, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Dessa forma, para a caracterização da infringência de marca, por usurpação ou arremedo de sua "roupagem", não é suficiente que se demonstrem a mera semelhança de cores, embalagens, sinais, sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que o ato apontado como desleal seja de tal relevância que a coexistência das marcas, em decorrência da identidade de suas trade dresses, cause confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, a impor uma ação do Estado a fim de reprimir a conduta. A possibilidade de associação indevida e confusão entre as marcas deve ser analisada diante de cada caso concreto, cujos parâmetros a doutrina buscou definir, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição. Segundo a doutrina, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame. "(...) O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto". No caso, a falta de originalidade/pioneirismo e vulgarização das roupagens utilizadas, que seguiram as tendências de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, não havendo se falar em confusão ou má-associação entre os consumidores. Ademais, as questões trazidas se conjugam perfeitamente ao instituto da supressio, pela qual o não exercício de certo direito, por parte de seu titular, em considerável lapso temporal, infunde a crença real e efetiva de que esse direito não mais será perseguido, criando na outra parte um verdadeiro sentimento de confiança de que não há sequer interesse daquele em pleiteá-lo. Portanto, é evidente a generalização das trade dresses examinadas que, embora similares, valeram-se de elementos e caracteres de domínio comum, seguindo a tendência de mercado ditada pela líder internacional: embalagem cilíndrica com corpo ou conteúdo amarelo, carregando nome, sinais e tampa na cor vermelha - ao longo de todo esse período, sem notícias de confusão ao consumidor ou desvio de clientela, até porque, sequer se destinavam ao mesmo público. Desse modo, não há que se falar em concorrência desleal ou ofensa a direito marcário ou a propriedade industrial, intelectual e autoral.

Tese Firmada: Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades, é necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal.

Questão Jurídica: Violação a direito de marca. Imitação de trade dress. Concorrência de desleal. Inocorrência. Ausência de ineditismo, confusão ao consumidor ou desvio de clientela. Supressio. Perda do direito de apropriar-se da roupagem, por carência de animus. Convivência harmônica entre as marcas, há mais de quarenta anos.