STJ. REsp 1.339.817-RJ

Enunciado: Consoante já afirmado por esta Corte, "O uso da marca goza de ampla proteção jurídica, pois, além de ser instrumento de garantia da livre iniciativa e de combate à concorrência desleal, permite ao consumidor exercer livremente a escolha dos produtos e dos serviços postos à sua disposição, ao facilitar a correta identificação destes. Nesta medida, coopera, também, para integral reparação dos danos decorrentes das relações consumeristas, pois permite o reconhecimento do empresário responsável pela inserção no mercado de produtos ou serviços defeituosos" (REsp 1.107.558/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe de 06/11/2013.) Nos termos do art. 124, incisos VI e VIII, da Lei de Propriedade Industrial, vocábulos genéricos, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos do segmento de atuação da sociedade, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo, não são registráveis como marca. Com feito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020). Nessa perspectiva, conclui-se que nem toda expressão ou termo nominativo dotado de baixo poder distintivo, formado por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos é irregistrável, sendo necessário analisar as especificidades do caso concreto. Em regra, não há impedimento para o registro de marca em idioma estrangeiro, o qual deve seguir as mesmas regras e limitações exigidas para o registro de marca em português sendo que, ao examinar o pedido de registro, o INPI levará em conta tanto o elemento nominativo na língua estrangeira, quanto sua tradução para o português. Na hipótese, tem-se que, analisados isoladamente, os termos "rose" e "bleu" - considerando sua tradução para a língua portuguesa - tratam de signos que representam cores e, em princípio, não podem ser registrados, nos termos do art. 124, inciso VIII, da Lei de Proteção Industrial. Contudo, o próprio dispositivo legal traz a hipótese na qual a regra pode ser excepcionada: quando dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Nesse contexto, na medida em que formada pela junção de dois signos abstratamente irregistráveis e, em princípio, inapropriáveis, a expressão "ROSE & BLEU", da maneira como disposta e combinada, também não alcança distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente. Isso, porque, as cores rosa e azul são tradicionalmente associadas aos gêneros feminino e masculino, principalmente no que se refere aos infantes e, apesar de não descreverem os elementos essenciais nem fazer referência direta ao segmento de roupas e acessórios infantis, possui "laço conotativo entre a marca e a atividade designada".

Tese Firmada: Nos termos do art. 124, incisos VI e VIII, da Lei de Propriedade Industrial, vocábulos genéricos, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos do segmento de atuação da sociedade, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo, não são registráveis como marca.

Questão Jurídica: Ação de Anulação de Ato Administrativo. Registro de marca. "Rose & Bleu". Uso exclusivo. Impossibilidade. Cores e denominações (LPI, art. 124, VIII). Termos nominativos sugestivos (LPI, art. 124, VI).

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. "ROSE & BLEU". USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI, ART. 124, VI). RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020). 2. Os elementos nominativos da marca "ROSE & BLEU" não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente - uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade. 3. Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp 1.339.817-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 11/10/2022 - Publicado no Informativo nº 753)