STJ. REsp 1.817.109-RJ

Enunciado: A Lei n. 9.279/1996 (LPI) regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, definindo, ainda, o procedimento a ser adotado nas ações de nulidade de patente e de registro de desenho industrial e de marcas (artigos 57, 118 e 175). Em qualquer das aludidas pretensões, segundo as normas indicadas, deverá ocorrer a intervenção do INPI, autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, pela disseminação e pela gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual. No tocante à nulidade do registro de marca, o caput do artigo 175 da LPI estabelece que "a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito". A referida ação, portanto, poderá ser proposta tanto pelo INPI como por qualquer outra pessoa (física ou jurídica) com legítimo interesse (artigo 173), mas, em não sendo a autarquia a autora, deverá, obrigatoriamente, intervir no feito, sob pena de nulidade. Diante desse contexto normativo, precedentes desta Corte - envolvendo discussões sobre ônus sucumbencial e honorários recursais - consagraram o entendimento de que, na ação de nulidade de patente ou de registro de marca (ou de desenho industrial), a atuação processual do INPI, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), na condição de assistente especial (ou até de amicus curiae), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público encartado na sua finalidade institucional de proteção eficiente da propriedade industrial com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, observada a livre iniciativa, a função social da propriedade e a defesa do mercado consumidor. Sob tal ótica, destaca-se precedente da Terceira Turma, exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.775.812/RJ - da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze -, que, ao versar sobre a legitimidade processual do INPI para impugnar sentença extintiva de reconvenção apresentada por corréu, reconheceu a natureza dinâmica do litisconsórcio exercido pela autarquia, que não fica adstrita a qualquer um dos polos da demanda. Desse modo, fala-se em uma "migração interpolar" do INPI, a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido, ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei n. 4.717/1965 e 17, § 3º, da Lei n. 8.429/1992.

Tese Firmada: Em ação de nulidade de registro de marca, a natureza da participação processual do INPI, quando não figurar como autor ou corréu, é de intervenção sui generis (ou atípica) obrigatória, na condição de assistente especial.

Questão Jurídica: Registro de marca. Ação de nulidade. INPI. Participação processual. Obrigatoriedade.

Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES. DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva. Precedentes. 2. Nessa perspectiva, admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92. 3. Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora. Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público. 4. Nesse quadro, configurou-se o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda ? o que pode ser traduzido como um litisconsórcio ativo ulterior ?, ressoando inequívoco que a transação extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem o condão de ensejar a extinção do processo em que remanesce parte legitimamente interessada no reconhecimento da nulidade do registro da marca. 5. Nada obstante, cumpre ressalvar o direito da autora originária ? que, por óbvio, não pode ser obrigada a permanecer em juízo ? de pleitear desistência na instância de primeiro grau, em consonância com o acordo que não produz efeitos em relação ao INPI. 6. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1.817.109-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 23/02/2021. - Publicado no Informativo nº 686)