STJ. REsp 1.922.135/RJ

Enunciado: Segundo a doutrina, a teoria da diluição, elaborada no direito norte-americano, corresponde ao conceito de condutas parasitárias construído no direito europeu com o intuito de responsabilizar práticas que busquem se "beneficiar, indevidamente, do prestígio associado a marcas conhecidas". Com propósito similar, o art. 130, III, da LPI (Lei de Propriedade Industrial), garante aos titulares ou depositantes de uma marca o direito de zelar pela sua integridade e reputação. O que a norma enfrenta, em específico, são os efeitos da diluição, dentre os quais se destaca a perda da força do "sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso ou a sua reputação". Ocorre que a diluição internacional ou, no caso, a ofensa à unicidade, não é suficiente para afastar a distintividade da marca registrada no Brasil. Assim, permanece hígido o direito da empresa de zelar pela sua unicidade, integridade ou reputação em território nacional. Por fim, é válido acrescentar que o registro de marcas é regido pelo princípio da territorialidade, segundo o qual a proteção marcária não transcenderia os limites nacionais, conforme previsto no art. 129 da LPI. Inexiste, nesse sentido, previsão normativa que permita a análise da viabilidade de registro conforme o mercado internacional e a diluição ou não da marca no exterior.

Tese Firmada: A diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distintividade do registro no Brasil.

Questão Jurídica: Diluição da marca no exterior. Registro no Brasil. Afastamento da distintividade. Inocorrência.

Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. REGISTRO. COLIDÊNCIA. MARCA. REPRODUÇÃO PARCIAL. CARÁTER GENÉRICO. RELAÇÃO INDIRETA. INSUFICIÊNCIA. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. FAMÍLIA DE MARCAS. SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO. ORIGEM DOS PRODUTOS. RECONHECIMENTO. DILUIÇÃO. EXTERIOR. REGISTRO. TERRITÓRIO NACIONAL. PROTEÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se há colidência entre as marcas de bebida energética Red Bull e Power Bull. 3. A vinculação indireta entre a marca e características do produto é insuficiente para configurar sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou meramente descritivo. 4. A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, pode ser caracterizada pelo risco de vinculação equivocada quanto à origem dos produtos contrafeitos, ainda que inexista confusão entre os conjuntos marcários. 5. A diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distintividade do registro no Brasil. 6. No caso em apreço, as marcas envolvidas na demanda, a despeito de não apresentarem semelhança entre as suas embalagens, atuam no mesmo segmento mercadológico, utilizam os mesmos locais de venda e visam ao mesmo público, o que evidencia a possibilidade de associação equivocada quanto à origem. 7. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer aquela que foi registrada primeiro. 8. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1.922.135/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 13/04/2021. - Publicado no Informativo nº 692)