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STJ. REsp 1.837.439-RJ
Enunciado: Nos termos do 78 da Lei n. 9.279/1996 - LPI, uma patente pode ser extinta nas seguintes hipóteses: a) decurso do prazo de vigência; b) renúncia; c) caducidade (uma penalidade pelo abuso ou desuso no exercício dos direitos); d) falta de pagamento da retribuição anual devida ao INPI e e) inexistência de representante legal no Brasil, caso o titular seja domiciliado ou sediado no exterior. O artigo 87 da Lei n. 9.279/1996, contudo, cria uma exceção à regra da extinção por falta de pagamento, concedendo ao depositante do pedido de patente e ao titular de uma patente que estejam inadimplentes uma nova oportunidade para manter seu direito, mediante o pagamento de uma retribuição especial. No caso, discute-se o teor do artigo 13 da Resolução n. 113/2013, publicada em 15/10/2013 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que afastou a aplicação do art. 87 da Lei n. 9.279/1996 nas hipóteses de inadimplemento em mais de uma retribuição anual. A partir da análise sistemática da LPI, que disciplina a matéria, verifica-se que o INPI extrapolou seu poder disciplinar. O referido ato infralegal vai além da disciplina estabelecida no art. 87 da LPI, restringindo o cabimento da restauração para hipóteses não definidas pela lei. Enquanto o art. 87 da LPI permite ao titular ou ao depositante de patente requerer a restauração, dentro do período de 3 (três) meses a partir da notificação, a resolução do INPI limita a aplicação do instituto a um requisito não previsto na LPI - o inadimplemento não superior a uma retribuição anual. Assim, é evidente que, ao afastar o direito de restauração de patente em hipóteses não previstas na lei, o INPI restringiu ilegalmente o direito de restauração.
Tese Firmada: É ilegal a Resolução n. 113/2013 do INPI que afasta a aplicação do direito de restauração de patente, previsto no art. 87 da Lei n. 9.279/1996, para as hipóteses de inadimplemento superior uma retribuição anual.
Questão Jurídica: Propriedade industrial. Patentes. Lei n. 9.279/1996. Art. 87 da LPI. Restauração. Resolução n. 113/2013 do INPI. Inadimplência. Mais de uma retribuição anual. Restrição. Ato infralegal. Ilegalidade.
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. LEI Nº 9.279/1996. ARTIGO 87 DA LPI. NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RESTAURAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 113/2013 DO INPI. RESTRIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. MAIS DE UMA RETRIBUIÇÃO ANUAL. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR. RESTRIÇÃO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir se um ato infralegal - o artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI - pode afastar a aplicação do instituto da restauração, previsto no artigo 87 da Lei nº 9.279/1996, para as hipóteses de inadimplemento superior em mais de uma retribuição anual. 3. O artigo 87 da Lei nº 9.279/1996 cria uma exceção à regra da extinção da patente por falta de pagamento, concedendo ao depositante do pedido de patente e ao titular de uma patente que estejam inadimplentes uma nova oportunidade para manter seu direito, mediante o pagamento de uma retribuição especial. 4. O art. 87 da LPI estabelece que o INPI deve notificar o titular da patente ou o depositante inadimplente antes de arquivar ou de extinguir definitivamente o pedido ou a patente. 5. A notificação configura o termo inicial para o pagamento da retribuição especial, sendo, portanto, necessária para o exercício do direito de restauração. Precedentes. 6. O art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI vai além da norma estabelecida no art. 87 da LPI, pois restringe o cabimento da restauração para hipóteses não definidas pela lei. 7. O INPI, ao afastar o direito de restauração de patente em hipóteses não previstas na lei, restringiu ilegalmente o direito de restauração. 8. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1.837.439-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020 - Publicado no Informativo nº 679)